(Disclaimer: 아래의 내용은 오로지 일반적인 정보를 제공할 목적으로 작성된 것으로써 특정 고객을 위한 법률자문의 목적으로 작성된 것이 아니므로 해당 정보에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 변호사에게 자문을 구하시기 바랍니다.)
미국에서 사업을 잘 하고 있는 중에 갑자기 날아온 상표침해 경고장 또는 소장을 받고 나면 순간적으로 멍한 생각이 들면서 ‘뭔가 크게 잘못되고 있는건가’라는 걱정이 들 수 있다. 이럴 때일수록 더욱 침착하고 냉정하게 상황을 파악하고 상표 전문가와 대응을 준비하는 것이 바람직할 것이다.
이번 글에서는 미국에서 상표권 침해 소송이 어떻게 시작이 되는지, 상표침해로 소송을 당한 경우 어떤 대응방법이 있을지 전반적으로 살펴보고자 한다.
상표권 침해 소송은 어떻게 시작이 되는가?
상표권 침해 소송은 상표권자가 법원에 상표권 침해를 주장하는 소장(Complaint)을 제출하면서 시작된다. 그 중에서도 소장은 소송 관련 당사자의 이름을 특정하고 소송의 이유가 되는 상표침해 행위를 구체적으로 적시하여야 한다.
미국 상표권은 연방법인 Lanham 법과 다양한 주 법령, 보통법 등에 근거하여 권리가 발생하므로, 소송을 진행할 수 있는 재판지도 여러 곳이 있다. 미국은 연방 법원과 주 법원, 두 개의 분리된 사법시스템을 가지고 있는데, Lanham 법에 근거한 소송은 본래 연방 법원에 관할권이 있지만 이는 전속적인 것은 아니다. 따라서 다른 요건들이 만족되는 한 연방 법원과 주 법원 모두에 청구가 제기될 수 있지만 상표권 침해 관련 소송은 보통 연방 지방법원에 제기하는 것이 일반적이다. 원고가 주 법원을 선택할지라도 피고는 연방 법원으로 사건 또는 소송을 이송(Remove) 신청하는 것도 가능하다.
그리고 보통은 법원에 소장을 접수하기에 앞서서 상표권자는 자신의 상표권 권리에 대한 클레임을 제기하면서 상표권 침해행위를 즉시 중단할 것을 요구하는 내용증명(Cease and Desist Demand Letter) 등을 보내오는 경우가 많다. 그리고 이 단계에서 적극적으로 대응하고 협상을 진행한다면 굳이 법원까지 가지 않고도 사건을 원만히 해결할 수 있는 경우가 많다.
소송에 대응할 수 있는 옵션은?
소장에 대한 답변 의무는 원고가 공식적으로 소장을 소환장(Summons)과 함께 송달(Serve)할 때부터 시작된다. 여기서 소환장은 법원에 출두하고 특정 날짜까지 소장에 답변하도록 의무를 부과하는 통지서이다. 만일 소송을 당한 경우에는, 법원에 답변서(Answer)를 제출하거나, 해당한다면 연방민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure) 제12조에 명시된 사유 중 하나에 의거하는 모션(Motion)을 신청하는 등의 방법으로 정식으로 소장에 응해야 한다. 답변서 또는 이에 적용되는 Rule 12 Motion을 법원의 규칙에 따라서 정해진 기간 내에 제출하고 또 원고에게 사본을 송달(Serve)해야 한다. 소장에 대한 적절한 대응을 적시에 제출하지 않을 경우, 법원은 무변론 판결을 내릴 수 있고 피고에게 손해배상을 명령하거나 기타 구제 조치를 취할 수 있다.
이는 매우 복잡해질 수 있는 소송 절차의 첫 단계일 뿐이다. 상표권 침해로 소송을 당한 경우, 변호사들은 다음 옵션 중 하나 또는 그 이상의 액션을 취하게 된다.
- 문제된 상표의 유효성에 대한 이의 제기
- 상표권자가 상표권 침해행위를 충분히 입증하지 못하였음을 주장
- 주장된 상표권 침해에 대한 적극적 항변사유 주장 및/또는
- 소송에 대한 합의를 위한 협상 (예컨대 대중의 혼동가능성을 최소화하기 위하여 피고가 자신의 상표를 변경하거나 특정 조치를 취하하는 것에 동의 또는 일부 사용료를 지불하고 기존의 상표권을 그대로 사용 등)
이러한 옵션들을 고려할 때, (특히 미국)소송은 대체적으로 비용이 많이 들고 시간이 많이 소요되며 법원의 판결을 받기까지 최소 몇 년이 걸릴 수 있다는 것을 명심해야 한다. 또한, 법원이 판결을 내린 경우에도 패소한 당사자가 상급법원으로 항소할 경우 추가적인 시간과 비용이 발생할 수 있다.
타인의 상표침해 여부 파악 방법
원고는 법원에서 상표침해를 주장하기 위하여 자신이 유효한 상표를 소유하고 있음과 그 상표에 대한 우선권을 가진 것(상표에 대한 권리가 피고보다 “선순위”일 것), 그리고 피고의 상표가 자신의 제품 또는 서비스의 출처에 관한 소비자의 인식에 혼동을 초래할 우려가 있음을 증명하여야 한다. 원고가 주 등록부(Principal Register)에 기재된 연방상표 등록증을 보유하고 있는 경우, 상표의 유효성과 소유권뿐만 아니라 등록부에 등재된 제품과 서비스에 대해 전국적으로 그 상표를 사용할 수 있는 배타적 권리에 대한 합법적인 추정이 가능하다. 단, 이러한 추정은 법정 소송 중 반박될 수 있기 때문에 연방상표등록이 되어 있다고 하여 무조건 배타적인 권리를 가지고 있는 것으로 오해하면 안 된다.
일반적으로 법원은 소비자 간 혼동가능성이 있는지 판단하기 위해 다양한 요인들을 다루는 증거를 고려하게 된다. 대부분의 경우에 고려되는 핵심적인 요인은 상표 간의 유사성 정도와 당사자의 제품 및/또는 서비스가 소비자로 하여금 공통된 출처로부터 왔다고 오인할만큼 두 제품/서비스 간에 충분히 관련이 있는지 여부이다. 법원이 추가적으로 고려하는 다른 요소로는 당사자들의 제품 또는 서비스의 광고, 마케팅, 판매되는 방법 및 장소, 구매 조건, 제품 또는 서비스의 잠재적 구매자의 범위, 침해 혐의로 인해 실제 혼동의 증거가 있는지의 여부, 피고의 상표 채택 의도, 그리고 원고 소유의 상표로서의 식별성의 강도 등이 있다.
혼동가능성에 대한 결정과 이러한 요인을 결정할 때 고려되는 특정한 요소들은 사례마다 다르며 관련된 증거의 양과 질은 상표권 침해 소송의 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 상표의 혼동 가능성(Likelihood of confusion) 외에도, 상표권자는 상표의 희석(Dilution)을 주장할 수 있는데, 이는 상표권자가 유명 상표를 소유하고 있으며 타인의 상표 사용은 상표의 특수성을 흐리게(blurring) 만들거나 가능성이 없는데도 불쾌하거나 혐오스러운 것에 연결하여 상표의 본 이미지를 변색(tarnishing)시킴으로써 그것의 힘이나 가치를 감소시킨다는 주장이다. 사실 위와 같은 법률적 주장은 법률전문가가 아닌 일반인이 직접 주장하기에는 다소 복잡하고 이해가 어려운 개념일 수 있으므로 반드시 상표 전문가의 도움을 받아 주장을 정리할 것을 권하는 편이다.
상표에 대한 자세한 정보와 상표권자에 대한 기록은 어디서 검색할 수 있을까?
상표 전자 검색 시스템(TESS-Trademark Electronic Search System)을 사용하여 USPTO의 애플리케이션 및 등록 데이터베이스에서 유사한 상표들을 검색할 수 있다. 특정 상표에 대한 응용 프로그램 일련 번호 또는 등록 번호가 있는 경우, 관련 신청 및 등록 기록을 조회/다운로드하기 위해 상표 상태 및 문서 검색 시스템(TSDR – Trademark Status and Document Retrieval)을 사용할 수도 있다.
이미 등록된 상표(Trademark Registration) 또는 출원 중인 상표(Trademark Application)에 대해 어떻게 이의를 제기할 수 있을까?
다른 당사자의 상표 등록 또는 출원 신청에 대해 이의를 제기할 수 있는 몇 가지 옵션도 존재한다.
- 상표 재판 및 등록 항소 위원회(TTAB-Trademark Trial & Appeal Board)에 등록취소 신청서를 제출하여 USPTO에서 발급한 상표 등록에 대해 이의 제기
- USPTO가 상표 등록에 대한 관보(Official Gazette)에 게재 후 30일 이내에 TTAB에 이의 제기
- 상표권자의 상표를 침해하지 않음을 확인하거나 상표권자의 상표의 무효성을 주장하는 선언적 판결 소송(Declaratory judgement lawsuit)을 법원에 제기
- 침해소송의 피고인 경우, 해당 소송에서 원고의 상표의 유효성에 이의를 제기하는 적극적 항변(Affirmative defense) 주장 또는 반소(Counterclaim) 제기
성기원 변호사님의 브런치에 게재한 글을 편집한 뒤 모비인사이드에서 한 번 더 소개합니다.
