기업의 상표 관리, 비슷한 상표가 공존할 수 있을까? – 선등록상표와 유사 상표
안녕하세요. 손인호 변리사입니다.
“LX 국토정보공사“와 얼마 전 LG에서 계열 분리한 “LX 홀딩스“의 상표권 분쟁의 핵심 키워드는 ‘상표 공존’이었습니다.
2012년부터 LX에 대한 상표를 사용한 국토정보공사는 자신들이 구축한 브랜드 이미지의 훼손을 우려하며 새롭게 출범하는 LX 그룹의 명칭 사용에 이의를 제기하였습니다.
“LX”는 국토정보공사가 먼저 상표권을 획득했다는 이유로 LX 홀딩스의 상표 사용과 등록을 금지할 수 있을까요?
그리고, 비슷한 상표들이 어떻게 공존할 수 있을지 그 이유도 함께 살펴보겠습니다.
■ 비슷한 상표들은 상표 ‘사용‘과 ‘등록‘이 모두 금지
상표권을 획득한 권리자는 허락 받지 않은 자가 등록상표와 유사한 상표를 ‘사용’하는 것을 금지할 수 있습니다.
등록상표와 동일한 상표에 대해서만 상표권을 인정하면 어떤 문제가 발생하게 될까요?
“스타벅스”의 상표를 “스타벅스”라고 사용하는 대신, “스타폭스”나 “인스타벅스” 등으로 변경하여 사용하는 경우에 법적인 문제를 회피하여 자유롭게 사용할 수 있게 됩니다.
상표법은 이러한 상표 변형 사용 문제를 해결하기 위하여 등록상표와 ‘동일한 상표와 상품’ 이외에도 ‘유사한 상표와 상품’의 사용에 대해서도 상표권의 권리범위를 인정하고 있습니다.
그리고, 상표법은 선등록상표와 유사한 상표의 ‘등록‘도 막고 있습니다.
비슷한 상표들을 모두 등록되게 되면 먼저 등록 받은 권리자의 상표가 무용해지고, 소비자들도 누구의 상표인지 혼동할 수 있기 때문입니다.
이렇게, 상표법은 선등록상표와 유사한 상표의 ‘사용‘을 금지하고, ‘등록‘도 금지하여 이중으로 안전장치를 두고 있습니다.
■ 하지만, 선등록상표의 상표/상품과 비슷하지 않다면? – 상표등록을 시도
특허청의 상표 심사 과정에서 가장 많이 등장하는 거절 이유는 ‘선등록상표와 유사하다‘라는 것입니다.
상표법은 ‘선출원(First to File)에 의한 타인의 등록 상표와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정 상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표’의 등록을 금지하고 있습니다. (상표법 제34조제1항제7호)
출원 상표의 ‘상표’와 ‘상품’이 선등록권리의 상표 및 상품과 유사하다고 판단된다면 등록될 수 없습니다.
소비자들이 혼동하지 않는 상표들만 등록을 할 수 있도록 허락하는 것입니다.
따라서, 상표를 획득하기 위해서는 비슷하지 않은 ‘상표‘를 선택하거나, 비슷하지 않은 ‘상품‘을 선택하여야 합니다.
최근 화제의 상표인 대한제분의 ‘곰표’ 상표는 한일전자의 ‘곰표’ 상표와 공존하고 있습니다. 양 상표는 상표와 상품 모두 유사하지 않으므로 공존할 수 있는 것입니다.
LX의 상표권 분쟁은 합의로 마무리되었지만, 서로 유사한 상표에 대해서도 공존할 수 있음을 보여주는 사례입니다.
국토정보공사가 가지고 있는 상표와 LX 홀딩스의 상표는 ‘LX’라는 영문 명칭을 포함하고 있어 유사한 상표로 볼 수 있습니다.
하지만, 국토정보공사는 지도(제16류), 지리정보제공업(제42류) 등을 지정 상품으로 선택하여 상표 등록을 받았고, LX 홀딩스는 실내디자인업(제42류), 반도체 관련 연구업(제42류) 등과 같이 국토정보공사와는 다른 지정 상품을 선택하였습니다.
결과적으로 양 상표는 유사한 표장을 가지더라도, 지정 상품이 다르다는 이유로 공존할 수 있는 것입니다.
■ 선등록상표와 유사한 상표의 권리화 방법은? – 합의를 하거나, 적극적 공세로 전환
유사한 상표에 대해서도 당사자간의 합의가 있다면 상표권을 등록받을 수 있습니다.
어싸인 백(Assign-back)이라는 방법을 이용하는 것입니다. 상대방의 권리를 양수(Assign)하고, 일시적으로 양 상표의 권리자를 동일인으로 두어 거절 이유(상표법 제34조제1항제7호)를 극복하고, 다시 되돌려(Back)주는 방법입니다.
미국, 중국 등의 국가에서는 당사자들의 합의로 서로의 상표가 공존하는 것을 동의하는 제도를 두고 있습니다. 공존 동의서(Coexistence Agreement)를 제출하면 상표 등록을 허락하고 있습니다.
다만 당사자들의 사업 영역이 중첩되고, 적대적 관계에 있다면 위 방법을 시도하기는 다소 어렵습니다.
이 경우에는 상표 등록을 포기하거나 무효 심판이나 취소 심판의 적극적인 대응을 고려하여야 합니다. 이는 상대방의 등록 상표를 소멸시키고 내 상표를 등록받는 것입니다.
제품이나 서비스의 로고나 디자인의 경우에는 한번 브랜드화하면 쉽게 바꾸기 어렵기 때문에, 신중한 상표 등록과 관리가 필요합니다.
내가 등록받고자 하는 상표와 유사한 상표를 다른 기업이 먼저 등록 받아 놓은 경우, 상표법이 인정하는 제도들을 활용하기 위한 플랜 B가 필요한 순간입니다.
손인호 님이 브런치에 게재한 글을 편집한 뒤 모비인사이드에서 한 번 더 소개합니다.
