안녕하세요. 손인호 변리사입니다.
오늘은 스타트업(Start-up)에서 특허를 처음 준비하시는 분들을 위해 필요한 특허 상식 3가지를 설명해드리고자 합니다.
복잡한 특허법을 모두 설명하기보다는 특허제도의 기본이 되는 핵심 내용을 위주로 정리해보았습니다.
1. 모든 기술을 특허 출원하여야 하는지?
– 핵심 기술을 영업비밀로 보호하는 코카콜라(Coca-Cola)의 사례
1) 특허권은 권리자에게 강력한 권리를 제공합니다.
특허제도는 발명자에게 특허권이라는 인센티브(Incentive)를 제공하여 기술의 발전을 유도하고 있습니다.
발명자는 자신의 특허발명을 특허권으로 보호받고, 타인이 특허발명을 실시하지 못하도록 함으로써 경제적 이익을 얻을 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.
2) 특허 출원된 발명은 외부에 공개됩니다.
또한, 특허제도는 개인의 사권만을 존중하는 것이 아니라 일정한 기간(한국: 1년 6개월) 이후에 출원발명을 공개하도록 강제하여 발명을 일반 공중에 공개하도록 하고 있습니다.
이렇게 타인은 외부에 공개된 기술을 참고하여 새로운 연구개발을 진행할 수 있도록 하여 사회 전반의 기술발전을 도모하고 있습니다.
특허권은 특허발명을 법적으로 보호하지만, 반대로 자신의 기술을 외부에 공개하도록 강제하고 있다는 점이 특허제도의 가장 큰 특징입니다.
3) 영업비밀과 특허권 중 하나를 선택할 수 있습니다.
스타트업에서 개발한 기술을 외부에 공개한 이후에 경쟁자가 빠르게 추격할 가능성이 있거나, 공개된 기술이 쉽게 모방할 수 있는 기술은 영업비밀(Trade Secret)로 보호하는 것도 하나의 방법입니다.
코카콜라는 레시피를 영업비밀로 보호하고 있고, 삼성전자도 민감한 반도체 기술에 대해서는 의도적으로 특허출원을 하지 않고 있습니다.
따라서, 스타트업이 개발한 모든 기술을 특허로 보호받을 필요는 없습니다. 즉, 자신이 특허권으로 얻을 수 있는 이익과, 기술을 공개하여 발생하는 손해를 비교해 최종적으로 특허출원 여부를 결정하여야 하는 것입니다.
*출원 전략의 관점에서, 구체적인 발명의 내용을 생략하거나 간소화화여 외부에 공개되는 기술의 범위를 최소화하고 획득하는 권리를 늘리는 전략을 취할 수도 있습니다.
2. 업계에 널리 알려진 기술을 사용하고 싶다면?
– 특허권이 없어도 자유롭게 사용할 수 있는 ‘자유기술‘
공중의 영역(Public Domain)에 있는 기술은 특허권이 없어도 자유롭게 사용할 수 있습니다.
타인의 특허출원 이전에 업계에 알려진 기술(‘자유기술 또는 자유실시기술’로 부릅니다)은 타인이 특허를 받았더라도 자유롭게 사용할 수 있도록 하여 산업의 위축을 방지하고 있습니다.
예를 들어, 탄성력이 좋은 스펀지 소재의 자전거 안장을 개발하여 특허를 받은 경우에는 “자전거 안장” 부분에 권리가 인정되는 것이 바람직합니다. 만약, 자전거 바퀴, 자전거 프레임과 같이 기존에 알려진 기술 전체까지 권리가 인정되게 된다면 업계의 종사자들의 연구 활동을 지나치게 제약하게 되는 것입니다.
대법원은 이러한 취지에서 ‘특허출원 당시에 외부에 공개된 기술들’에 대해서는 누구든지 자유롭게 사용할 수 있다고 하였습니다.
| “권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다” (대법원 2016후2904) |
따라서, 스타트업에서 현재 판매 중인 제품과 서비스를 검토하여 업계에 널리 알려진 기술들에 대해서는 별도의 라이선스 계약 없이 자유롭게 실시할 수 있습니다.
*특허전략의 관점에서, 경쟁사 및 자사의 기술을 분석하여 자유기술에 해당하는 것인지, 회피설계가 필요한 것인지 먼저 검토되어야 합니다.
3. 경쟁사와 기술이 겹치는 부분이 많은 경우, 어떻게 되는 것일까?
– 공생관계에 있는 ‘이용발명‘
기술 내용이 복잡하거나, 다양한 부품을 조립하여 제품을 설계하는 경우에는 경쟁사와 기술이 겹치는 경우가 많습니다.
예를 들어, 탄성력이 좋은 스펀지 소재의 자전거 안장을 개발하여 특허를 받은 경우에는 “자전거 안장” 부분에 권리가 인정됩니다. 만약, 제3자가 자전거 바퀴, 자전거 프레임에 대해 특허를 받았다면 자신의 “자전거 안장” 특허발명을 제조하기 위해서는 제3자의 특허발명을 반드시 사용할 수밖에 없습니다.
이렇게 자신의 발명을 사용하는 과정에서 타인의 발명을 이용하는 관계를 ‘이용발명’ 또는 ‘이용관계’에 있다고 합니다. (특허법 제98조)
이렇게 선 특허발명과 후 특허발명의 이해관계를 조정하기 위하여 여러 규정을 두고 있으며, 대법원 판례도 후 특허권자가 선 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권 침해임을 인정하고 있습니다.
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“선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다” (대법원 2015후161) |
양 발명이 이용관계에 있는 경우, 후 특허권자는 선 특허권자와 라이선스 계약을 맺는 등의 방법으로 상호 간에 협의를 통해 선 특허권자의 발명을 실시할 수 있습니다. 선 특허권자가 후 특허권자의 발명을 실시하기 위해서도 라이선스 계약을 체결하여야 하므로, 경쟁자이지만 공생관계에 있는 것입니다.
언론에 삼성전자가 미국의 퀄컴 등의 반도체 기업들과 크로스 라이선스(Cross-License) 계약을 체결하였다는 소식도 경쟁사와 기술이 중첩되는 부분이 있기 때문입니다.
따라서, 스타트업에서 현재 개발한 기술이나 특허를 받은 기술에 대해서는 항상 경쟁자의 특허를 침해하였는지를 판단하고 대응책을 마련할 필요가 있습니다.
*특허전략의 관점에서, 기술개발 단계와 특허출원 단계 각각에서 경쟁사의 특허를 침해할 가능성이 있는지 주기적으로 검토되어야 합니다.
스타트업의 경우 대기업과 달리 지식재산 관리 시스템이 체계적으로 구비되어 있지 않기 때문에 경쟁사의 제품 모방 가능성과 특허침해 분쟁 위험에 취약한 경우가 많습니다.
연구개발 단계와 판매 단계에서 지속해서 경쟁사의 기술을 파악하고 대비하여 보다 안전한 비즈니스 환경을 구축하실 수 있기를 바랍니다.
손인호 님이 브런치에 게재한 글을 편집한 뒤 모비인사이드에서 한 번 더 소개합니다.
