스타트업을 위한 특허(Patent) 비용의 절약 전략 – 숨은 비용 찾기

안녕하세요. 손인호 변리사입니다.

오늘은 스타트업(Start-up)을 위한 특허 비용의 절약 전략을 소개해드릴까 합니다.

초기 스타트업 CEO 분들의 경우에는 특허/상표에 관한 지식재산(IP: Intellectual Property) 전략의 중요성을 간과하는 경우가 많으시고, 중요성을 인지하더라도 현금흐름이 부족한 스타트업에게 IP 획득에 지출되는 비용은 부담으로 작용한다고 생각됩니다.

이번 기회에 특허출원 과정에서 소요되는 비용을 처음부터 끝까지 정리해보며, 이러한 부담을 조금이나마 덜어드리고자 합니다. 

구체적인 기술 난이도, 특허출원 전략, 향후 IP 관리방법 등에 따라 비용이 달라지지만 전반적인 IP 획득 사이클을 이해해주시면 조금 더 체계적인 비용 절감을 위한 계획을 수립하실 수 있습니다.

1. 특허출원의 사이클을 이해할 것 – 특허출원이 끝이 아니다.

1) 특허 획득을 위한 절차 – 특허출원, 심사, 등록의 순차적인 사이클

한국 특허제도는 ‘등록주의‘를 채택하고 있기 때문에, 비록 발명을 한 사람이더라도 특허출원을 통해 ‘특허권을 획득‘한 경우에만 권리자로서 발명을 보호할 수 있습니다.

특허를 처음 접하신 분들을 내 발명에 대해 ‘특허출원‘만으로 특허권을 받을 수 있다고 생각하실 수 있습니다. 하지만 특허권은 출원일로부터 20년간 강력한 독점적, 배타적 권리이므로 특허법상 일정한 요건(특허요건)을 만족한 발명에 대해서만 특허권을 인정하고 있습니다. (특허법 제88조) 또한, 출원인이 특허출원에 대해 ‘심사를 청구‘한 경우에 비로소 특허청에서는 ‘특허요건 심사’를 시작하게 됩니다. 심사를 진행한 결과 선행기술들과 차이가 있고, 적법한 기재요건을 만족하는 경우에만 특허를 획득할 수 있습니다. (특허법 제59조)

만약, 출원인이 제출한 특허문서에 거절이유가 있는 경우에는 심사관님들께서는 ‘의견제출통지서’를 출원인에게 제출하게 됩니다. (특허법 제63조) 이 과정에서 출원인은 변리사분들과 함께 출원발명의 기술 내용과 선행기술의 내용의 공통점과 차이점을 보다 자세하게 분석하게 됩니다. 또한, 위 분석결과를 기초로 의견서 제출 과정에서 강조할 출원발명의 특징적인 부분들을 발굴하고, 심사관님들의 거절이유의 부당함을 다투는 의견서를 작성하는 작업을 진행하게 됩니다. 

실무상 위 작업을 ‘중간사건(Office Action 대응)‘이라고 부르며, 보통 특허출원 과정에서 1~2회의 의견제출통지를 제시받는 것이 일반적입니다. 이후 의견서와 보정서를 제출하여 거절이유가 극복되었다고 판단하는 경우에 비로소 특허청은 특허를 부여하는 결정(특허결정)을 하게 됩니다. (특허법 제62조) 특허청의 특허결정 이후에 출원인이 최종적으로 특허료를 납부하고, ‘특허권의 설정등록‘ 함으로써 하나의 특허를 획득하게 되는 것입니다. (특허법 제87조)

이러한 특허출원 사이클을 이해하고 계신다면, 특허출원의 사이클에서 발생하는 비용을 조금 더 정확하게 계산하실 수 있습니다.

2) 특허출원의 비용 – 각 단계별 비용 부과

일반적으로 특허법인 또는 특허사무소에서는 각 단계의 절차별로 비용을 개별적으로 청구하고 있습니다. 위 특허 사이클과 유사하게, 비용이 발생하는 지점도 a) 특허출원 단계, b) 중간사건 단계, c) 등록 단계로 구분됩니다.

“특허출원 단계“에서는 발명자의 기술과 아이디어를 특허청이 정하는 일정한 형식의 문서로 작성하는 단계입니다. 발명자와의 상담을 통해 발명자의 기술 내용을 정확하게 파악하고, 향후 분쟁에서 될 수 있는 강력한 칼과 방패를 다듬는 작업이기도 합니다. 특히, ‘특허 청구항’은 특허권의 권리범위를 정하는 가장 중요한 요소이기 때문에 경쟁자의 회피가능성을 고려하여 다각적으로 검토되고 신중하게 작성됩니다.

또한, 특허는 사업의 방향성과도 일치하여야 하므로 현재 사업중인 영역을 비롯하여, 향후 확장될 수 있는 서비스, 제품군까지 검토될 필요도 있습니다. 대부분의 특허의 권리범위는 최초 명세서에 기재된 범위에서 결정되므로, 특허출원의 비용의 대부분은 위 특허 명세서 작업과정에서 발생하게 됩니다. 기술 난이도, 특허명세서 작성 분량, 특허 포트폴리오의 복잡성에 따라 수백만원에서 수천만원까지 명세서 작성비용이 다양하게 발생합니다. 일반적으로 업계에서는 수백만원의 비용을 한번에 부담하기 어려운 발명자의 상황을 고려하여, ‘특허출원 착수비용’와 ‘등록 성사금’의 명목으로 비용을 나누어 청구하고 있습니다. 특허 권리범위를 좁게 가져가는 경우 대다수의 특허출원을 등록시키는 것은 쉬운 일이므로, 경쟁자로부터 사업을 보호하기 위해 특허 권리범위를 넓게 가져가며 등록을 받는 것이 핵심입니다.

앞서 말씀드린 것과 같이, 특허출원 과정에서 특허청 심사관님들의 의견제출통지에 대응하여 기술 내용을 추가로 분석하는 경우도 있고, 의견서를 작성하는 경우도 발생하므로 “중간사건 단계“에서도 수십만원의 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

2. 숨은 관납료를 고려할 것 – 권리를 유지하는 비용

위와 다른 관점에서, 특허출원 과정에서 소요되는 비용은 “대리인 수수료“와 “관납료“로 구분될 수 있습니다. 

“대리인 수수료”는 전문가의 기술적 내용 분석 과정과 법률적 문서를 작성하기 위해 소요되는 서비스 비용을 청구하는 것입니다. “관납료”는 특허청에 출원, 심사, 등록 과정에서 제출하는 수수료로 특허출원 과정에서 필수적으로 발생하는 비용입니다.

“관납료” 중에서 특허권의 획득 이후에도 매년 납부하여야 하는 “연차등록료”는 숨은 비용이지만, 간과하기 쉬운 부분입니다. “연차등록료”는 기본료와 가산료로 구분되어 있습니다. “기본료”는 초기 4~6년차에는 40,000원에 불과하지만 점차적으로 증가하여 13년 이후에는 매년 360,000원이 청구되므로 특허권자에게는 막대한 부담으로 작용할 수 있습니다.

“가산료”는 청구항 1개당 발생하는 비용으로서, 초기 4~6년차에는 22,000원에 불과하지만 이 또한 점차적으로 증가하여 13년 이후에는 매년 55,000원이 청구됩니다. 만약, 특허의 청구항이 수십 개인 경우에는 매년 수십만원의 비용이 추가적으로 지출될 수 있습니다.

이러한 비용 소모를 방지하기 위해서는, 현재 진행중인 사업의 영역과 특허권의 권리범위가 부합하는지 등을 주기적으로 검토하여 최선의 특허 청구항만을 유지하는 것도 특허관리 전략의 일환으로 고려하실 수 있습니다. 스타트업이 관리하고 있는 특허가 여러 개인 경우에는 연차료로 지출되는 비용도 급증하게 되므로, 이러한 연차료 관리 작업도 비용 절감을 위해 필수적으로 요구됩니다.

3. 출원 이후의 비용분담 주체를 확인할 것 – 정부 지원사업의 맹점

최근 스타트업의 IP 창출을 지원하기 위한 지원시책이 다양하게 존재합니다. 이 경우 ‘특허출원 비용‘만을 지원하는 경우도 많고, ‘중간사건(OA) 대응 비용‘을 포함하는지 여부를 확인해주실 필요가 있습니다. 일부 지원사업의 경우에는 ‘특허출원의 수’를 확보하기 위하여, ‘특허출원 비용’만을 지원하는 경우에 이후의 추가비용이 특허출원의 비용보다 증가할 수 있기 때문입니다. 특히, 중요 특허의 경우 등록을 위해 특허청과 재심사청구, 거절결정불복심판청구 등의 불복절차를 수행하는 경우 대응비용이 증가하게 될 가능성도 고려해주실 필요가 있습니다.

4. 해외출원의 비용을 고려할 것 – 각 국가별로 별개의 비용을 소모

국내 특허출원 이후 해외 사업화까지 고려하는 경우에는 각 국가별로 별개의 권리를 취득하여야 합니다. (특허 독립의 원칙) 한국 특허를 획득하기 위해 소요하기 위해 약 300~500만원의 비용을 소모하는 경우, 미국, 중국 등의 주요 국가에 특허를 획득하기 위한 비용은 약 1000~2000만원 수준으로 국내 비용보다 더 많은 비용이 소모됩니다. 각 국가별 대리인 비용과 관납료를 추가적으로 납부하여야 하므로, 향후 해외 진출 계획을 검토하여 진출 가능성이 높은 국가를 위주로 우선순위를 정리하고, 선별적으로 해외출원하며 비용 낭비를 최소화할 수 있습니다.

만약, 특허협력조약(PCT)에 따른 국제출원을 진행하는 경우 추가비용(약 400만원)이 소모되지만 우선일로부터 2년 7개월 이후에 각 국가의 진입시점을 선택할 수 있고, 국제조사기관으로부터 사전적인 특허성을 판단받을 수 있으므로 필요에 따라서 개별국에 직접 특허출원과 PCT 국제출원의 장단점을 비교하여 보다 높은 효용을 가지는 절차를 활용하실 수 있습니다. 국내 특허출원과 해외 특허출원의 사이클을 제품과 서비스 출시 시기와 적절하게 조절하며, 특허 비용을 최적화하여 관리하실 수도 있습니다.

처음 개발하여 특허출원한 기술이 향후 제품화되어 시장에서 본격적인 반응을 얻기까지는 대개 수년의 시간이 소요됩니다.

특허출원은 가을철 추수를 위한 든든한 준비 작업이지만, 이 글을 통해 특허출원 과정에 소요되는 비용을 예측하고 보다 효율적으로 활용하실 수 있기를 바랍니다.

감사합니다.

손인호 님이 브런치에 게재한 글을 편집한 뒤 모비인사이드에서 한 번 더 소개합니다.